商標合理使用/善意先使用案例

按商標權之取得，雖賦予商標權人專用及排除他人使用之權利，惟為避免阻礙市場自由競爭及調合商標先註冊主義與先使用主義之衝突，商標專用權之效力仍須受到一定之限制，故商標法第36條特別規定得合理使用他人註冊商標之各種態樣，參考判決如下：

 □智慧財產法院101年度民商訴字第12號民事判決(描述性合理使用)

按「重量級」一詞早期固然使用在拳擊、舉重等相關比賽之等級區分，然其嗣後之使用則不以此為限，但多表示該主體之分量或地位等事項，且已成為國人日常生活用語，例如對於某些重要人士，可能有「重量級人士或人物」之俗稱，此即為一例。然而，倘僅稱「重量級」三字而未有依附之主體（即僅有「重量級」，而無重量級「人士」或重量級「牛排」可資依附），則此三字是否仍具有商標識別性？是否足以作為與其他人事物相區別之依據？按「重量級」三字已成國人日常生活用語，已如前述，倘若「重量級」三字未有依附之主體，消費者實無從知悉或預見重量級者何，換言之，消費者無從單純依此三字而知悉其所謂「重量級」者係指何人、何事、何物，其來源指向性及區別性均無，是單就此三字而言，並無識別性。上訴人主張其將原本用於拳擊等比賽之區分等級之用語（即「重量級」三字），引用於牛排餐飲業用隱含譬喻方式暗示牛排商品或服務品質、功用或其他有關成分、性質等特性，乃屬暗示性之標識，自有其識別性云云。惟查，上訴人系爭商標中「重量級」三字係搭配牛頭造型圖案合併使用，方得以使其整體具有識別性，倘排除牛頭及刀叉圖案，僅剩「重量級」三字，將如同上訴人所自承，此三字因暗示牛排份量巨大，將成為商品或服務品質、功用或其他有關成分、性質等特性之說明，是否仍具有識別性而得以之作為商標，恐有疑問（商標法第29條第1項第1款參照）。是倘僅就「重量級」三字而言，因其字面意義含有商品品質、特性之說明，自不能認為具有識別性，上訴人上開所述，並不足採。 (智慧財產法院101年度民商上字第12號民事判決)

 □智慧財產法院99年度民商訴字第10號民事判決(描述性合理使用)

參諸張益銘所著金銀紙祕密、晨星出版社出版之第116頁記載，可知金紙之錫箔分為大箔、小箔、正箔、鋁箔及印箔。刈金分8開、12開及16開等情。本書作者前於1982年有從事金銀紙調查，其較系爭商標於2003年10月1日註冊時，先於20年以上。職是，金紙之錫箔於註冊前已分為大箔、小箔、正箔、鋁箔及印箔等類型，故該等標記應屬公共財產，公眾於合理之範圍內得自由使用該名稱說明商品之品質。再者，被告富山公司有另一組商品，其側邊蓋印「富山商標圖、百銀、大箔」，其上並無「正箔」字樣，是並非被告之商品均有記載「正箔」文字，被告會視商品之性質，附記「正箔」或「大箔」。益徵不論被告於其商品上附記正箔或大箔之文字，主觀上均屬商品品質之說明，未有表彰商品來源之目的，自與使用原告之系爭商標有間。(智慧財產法院99年度民商訴字第10號民事判決)

 □智慧財產法院99年度民商訴字第42號民事判決(指示性合理使用)

1.按商標法第30條第1項第1款之善意且合理使用商標之例外規定，必須以「非作為商標使用」為前提，如係「作為商標使用」，即無善意且合理使用商標例外規定之適用。惟此一「作為商標使用」對照前後文義應做限縮解釋，應僅限於「以他人商標表示非他人商標商品之特性」【即法條用語所稱之「凡以善意且合理使用之方法，表示……其（即自己之）商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明」】，而不包括以他人商標表示他人商標商品之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明在內，文義至為明確。再者，以他人商標表示他人商標商品之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，本質上即為商標之使用，如未對於商標法第30條第1項第1款 之「作為商標使用」之要件作限縮解釋，反而必須認定以他人商標表示他人商標商品之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，不符合非「作為商標使用」之要件，而無不受他人商標權效力拘束規定之適用，豈不意謂 以他人商標表示自己商品之特性有可能經認定係善意且合理使用，以他人商標表示他人商標商品反而 無善意且合理使用規定之適用，必須一概認定係侵害他人商標權，焉得事理之平？則將他人商標使用於他人商標商品上自應認符合商標法第30條第1項第1款所規定之非「作為商標使用」，亦臻明確。經查被告於渠等之招牌上使用「TOTO」商標既係用以銷售系爭商標商品，而非用以銷售非系爭商標商品，自應認符合非「作為商標使用」之要件。

2.按汽車維修廠通常均會將各大車廠之商標標示於招牌上，因其一次標示出多家車廠之商標，縱使未特別說明係維修各大車廠之車輛，相關消費者亦不會誤認為係某一特定車廠之直營或加盟維修廠，就行業慣例而言，自屬合理使用。(智慧財產法院99年度民商訴字第42號民事判決)

 □台灣高等法院95年度上易字第1805號刑事判決參照(指示性合理使用)

本件扣案如附表二之商品或外包裝，其上雖均有印尼ADR集團公司註冊之「SAKURA」商標圖樣，或於告訴人如附表一之商標圖樣前有「INTERCHANGEABLE WITH」或「USE FOR」字樣，而表示可使用於告訴人公司之車款，然整體觀察，其商品上「SAKURA」商標圖樣較小，反係該他人商標字體較粗較明顯，或「INTERCHANGEABLE WITH」及「USEFOR」＋他人商標圖樣，占據中間，且告訴人商標圖樣並係以比本商標更大、更明顯之字體顯現，讓人一望即見他人商標圖樣，而有使人混淆誤認為他人商標商品或其來源，揆諸前揭說明，要難謂為合理使用。況如被告所陳，其販售對象為中、小盤材料商或修理業者，均屬專業人士，對該等汽車零件均相當熟稔，若僅為商品使用說明，更毋須將他人商標圖樣放大必要，又縱其所銷售相對人即中、小盤專業商家，以其專業及販入價格知非非原廠商品，不致混淆，然該商品對其餘向零售或修理業者購買該商標產品之廣大消費者，仍因被告之販賣行為而產生被欺騙之感覺，仍屬意圖欺騙他人，及消費者仍有混淆誤認該商品之來源及其表彰該商標之信譽，是被告辯稱其為合理使用，及一般消費者不致誤認受騙云云，即無足採。……至於部分商品上均僅標明「INTERCHANGEABLE WITH MAZDA」或「INTERCHANGEABL EWITHTOYOTA」字樣，且該等字樣均係以較小字樣表示，反倒印尼ADR集團公司註冊之「SAKURA」商標圖樣，較為粗大明顯，其外包裝亦無該二公司商標字樣，整體觀察，要無使人認係商標使用，而有混同誤認之虞，同上說明，此部分應屬合理使用他人商標。 (台灣高等法院95年度上易字第1805號刑事判決全文)

 □臺灣臺北地方法院95年度智字第69號民事判決參照(指示性合理使用)

被告雖將原告商標使用於招牌、看板、櫃檯等，然其或於「BURBERRY」下加註稍小字體之「TOKYO JAPAN」、「TOKYO」、「日系」等字，或於「BURBERRY」字體右方以稍小字體加註「日本東京海渡」等字（見附件一、附圖3），且於櫃位或招牌之「BURBERRY」字體旁又有「COACH」或「Chloe」（見附圖1）、「Chloe、DARKS」（見附圖2）、「dunhill、COACH、DARKS」（見附圖4）等其他名品之名稱與之並列，甚且於旗幟上係記載「東京海渡BURBERRY系列商品」（見本院卷一第43頁），顯然係使用原告商標說明被告有販賣「BURBERRY」之商品而已，並無作為商標使用之意，核與商標法第30條第1項之「描述性使用」相符。(臺灣臺北地方法院95年度智字第69號民事判決全文)

□台灣高等法院96年度上易第597號刑事判決參照(善意先使用)

按判斷是否符合商標法第30條第1項第1款之「善意」要件，考諸商標法為保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展之立法目的，除視使用人是否知悉他人尚未申請註冊商標之存在以外，尚應視使用人於使用時是否意圖影射他人商標之信譽，而致影響公平競爭秩序為斷，以保護善意創用之使用人。又現行商標法第30條第1項規定為：「凡以善意且合理使用之方法，．．．」，考其真意，核與美國法上之「fairly and in good faith」相當，是此「善意」，並非民法上向來所解之「不知情」，亦不以無過失為要件。

查被告與自訴人間就前揭商標使用之紛爭，既經台灣士林地方法院檢察署、台灣高等法院檢察署認定被告所為並未涉有修正前商標法第62條之罪嫌在案，被告對於可使用「紅樓」2字作為店招，當已產生相當之確信。此後縱經智慧財產局於93年7月21日認定被告所申請之註冊服務標章與自訴人所登記註冊者近似而不予登記，亦不過確認其不得以此取得商標專用權之保障，並未產生排斥被告繼續使用「紅樓」2字為店招之效力。則被告沿用其先前在自訴人取得商標專用權之前業已使用之「淡水○○紅樓RED CASTLE 1899」，當非意圖影射自訴人商標之信譽，亦無影響公平競爭，乃基於相當真誠之信賴檢察官之不起訴處分而善意合理使用其先前該「紅樓」餐廳自89年2月3日營業以來所累積之知名度，應堪肯認。且本院復認商標法所認之善意合理使用中之「善意」，並非一般民法上所稱「不知情」，而係指以相當真誠之信賴感，被告當取名紅樓餐飲店在有歷史典故之上開地址之建築物營業時，即信賴此建築物賣餐飲會引來順道觀覽該建築之人潮，而人潮即錢潮，故縱使「淡水○○紅樓RED CASTLE 1899」經智慧財產局撤銷之後，其當亦本諸一開始營業時之初衷繼續使用包涵紅樓字眼之服務標章（商標）營業，主觀上當無意圖影射自訴人信譽之商標亦堪認定。(台灣高等法院96年度上易第597號刑事判決全文)

 □臺灣高等法院97年度上易字第805號刑事判決參照(善意先使用)

本件金田公司於83年10月1 日授權被告二人使用「婦品」商標，雖未經向當時之商標主管機關為授權登記，惟依商標法第26條第1 項規定，登記僅是對抗第三人之要件，並非授權生效之要件，尚不影響金田公司83年10月1 日授權被告使用之效力，亦不影響被告二人於金田公司於91年間重新申請取得公告註冊第992609號「婦品」商標前，即善意先使用「婦品」商標之認定。…被告乙○○、甲○○係基於金田公司於83年10月1 日授權，始使用「婦品」商標，並於金田公司91年間重新申請取得公告註冊第992609號「婦品」商標前，即善意先使用「婦品」商標於同一商品，及至福利公司受讓「婦品」商標後，均持續使用中，主觀上並無仿冒「婦品」商標之故意，自不得論以商標法第81條第1 款及同法第82條之罪。(臺灣高等法院97年度上易字第805號刑事判決全文)

 □智慧財產法院98年度刑智上易字第40號刑事判決參照(善意先使用無地域限制)

商標法第30條第1項第3款修正前之條文，於行政院函送立法院之修正草案中，其但書用語係「以原使用商品及原產銷規模為限。」惟在立法院二讀時，刪除「原產銷規模」用語，可知上開法條所謂「以原使用之商品或服務為限」一語，並無產銷規模之限制。本法條修法過程中既刪除「以原產銷規模為限」之用語，其用意既不欲限制原產銷規模，則修正後法條所載之「但以原使用之商品或服務為限」用語，即應解為無地理區域及業務規模之限制，立法者於刪除「以原產銷規模為限」之限制時，自應已預見上開不同方式之產銷規模型態，若謂僅限於原址擴店，或僅限於原地理區域內開設分店，顯然係擅自增加法條文義所未明文之限制，自屬於法無據之解釋；本條規定既未就地理區域及營業規模明文限制，依「罪刑法定」原則，自不宜擴張解釋而過度限制善意先使用者之權利，並擴張刑法之適用。(智慧財產法院98年度刑智上易字第40號刑事判決全文)

 □台灣高等法院高雄分院93年度上易字第199號刑事判決參照(善意先使用)

按善意使用商標者，縱怠於註冊，其使用商標之事實，不容予以抹煞，而後申請註冊者，要不能追溯拘束善意先使用商標者之使用行為，但是使用商標者既怠於註冊，則自他人註冊後，其使用商標自應為適度限制，商標專用權人並得要求先使用者附加適當之區別標示，以免其擴張使用權而損及註冊者之權利。

經查，附表所示商品之商標圖樣，業經童子軍總會於該商品上取得商標、團體標章註冊登記等情，固有附件所示資料可參。惟被告於註冊前（新法為商標註冊申請日前），善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品，自不受前開商標專用權拘束。公訴人並未證明被告所使用並非原商標或原商品，亦未證明扣案之物品係在告訴人商標註冊後所製作，或證明被告非屬善意使用，而告訴人亦未曾要求被告附加適當之區別標示。故中國童子軍總會申請如附件所示商標前，漢威企業社已善意使用該商標，並使用於相同商品上，而被告受漢威企業社連永綏指示送貨，尚在前開善意使用範圍內，自不受如附件所示商標專用權拘束。(台灣高等法院高雄分院93年度上易字第199號刑事判決全文)

 □台灣高等法院94年度上易字第640號刑事判決參照(善意先使用之繼受)

被告所稱其使用之商標，係繼受取得73年9月1日系爭雜誌之名稱權及發行權，然該雜誌係卓越文化公司所發行，有卓越雜誌73年9月1日創刊號封面內頁在卷可據，嗣卓越文化公司再執系爭商標註冊登記，是不問卓越雜誌之名稱或商標均屬卓越文化公司所有，被告既繼受自卓越文化公司發行之卓越雜誌，即繼受使用卓越文化公司自己之商標或名稱，核與上開所指善意合理使用「他人」商標不符，是被告辯稱其係善意合理使用他人商標云云，殊不足採。(台灣高等法院94年度上易字第640號刑事判決全文)

參考資料連結：

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A0%87
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%93%E5%88%A9
https://fb.nkuht.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=2&Topic_ID=18
http://dtl.npu.edu.tw/dtl-npu/contact
http://nova.bime.ntu.edu.tw/~ttlin/Course01/chatroom/chatroom.asp
https://aigo.org.tw/ai-plus/forum/forumContent/76
https://178gogogo.wixsite.com/foto/forum/wix-zhong-wen-jiao-xue-fen-xiang/qing-wen-you-mei-you-kai-she-shang-biao-huo-zhuan-li-xiang-guan-ke-cheng-ni
https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10228878